法曜琴声 | 知识产权典型案例系列（二） |将他人注册商标注册为企业字号,不一定构成不正当竞争

前言

如果前篇《知识产权典型案例系列（一）违反诚信原则将他人注册商标的文字作为企业名称中的字号使用，构成不正当竞争行为》是“攻可赢之敌”，谋划分析原告的诉讼策略，则本篇就是“守不败之地”，研判讨论被告的应对措施。

反不正当竞争法可溯至罗马的《关于生活资料供应的优流斯法》，有学者叫其为罗马人的谢尔曼法¹。1900年，反不正当竞争相关条款被写进了巴黎公约，《保护工业产权巴黎公约》第10条之二：“工商业活动中，任何违反诚信的行为都属不正当竞争行为²。” TRIPS协议第39条规定应在巴黎公约第10条之二框架内，提供对商业秘密的保护³。关于商标和字号（也称商号）的冲突，有学者将其分为四类：在先商标权与在后商号权、在先商标权与在后商标权、在先商号权与在后商标权、在先商号权与在后商号权⁴。本期案例重点讨论在先商标权与在后商号权的冲突问题。

案情简介

原告LN集团股份有限公司持有“LN”（为减少对企业的商誉影响，此处仅以LN代表案涉商标文字）等系列商标，注册类别有42类，包括防御商标和联合商标等系列商标。被告青岛LN国际贸易有限公司，持有商标“MF”（ 此处仅以MF指代案涉商标）注册类别分别为第01类化学原料、第02类颜料油漆、第05类医药、第30类方便食品。

原告公司起诉被告公司，诉请被告公司变更企业名称（删除“LN”字号），同时请求赔偿经济损失、律师费等损失和费用数十万元。我所律师接受被告委托后，经过详细调查取证，从商标法溯及力、商标侵权的构成要件、反不正当竞争行为和正当竞争行为的区别等方面详细举证和论述。最终，在庭审后，原告自愿撤回起诉，被告代理律师依法维护了当事人的合法权益。

【法律快评】

关于商标和字号的冲突，在侵权和不正当竞争的构成要件认定中应当关注以下问题和要点：

一法律新增规定的溯及力问题

现行《中华人民共和国商标法》在1982年颁布实施，后经1993年修正、2001修正、2013年修正、2019年修订。其中关于商标和字号的冲突的规制条款，最早出现在2013年修正的《商标法》第五十八条。《中华人民共和国商标法》（2013年8月30日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第三次修正）第五十八条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”

该案中，被告公司于2011年7月28日依法核准注册设立，且依法通过名称预先核准，而2013年修正的《中华人民共和国商标法》（（以下简称新《商标法》）于2013年8月30日通过，并自2014年5月1日起施行，《商标法》（2013年）新增加的第五十八条等新规定对该案不具有溯及力，不能适用于该案审理。

二商标侵权行为

在商标和字号的冲突案件中，应当重点关注《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》对于商标侵权行为类型的规定，并同时重点关注司法解释修订时间及其追溯力。因本案被告公司名称注册于2011年，因此从溯及力考虑，该案应当分别适用“法释(2002)32号”和“法释(2009)3号”。

1是否将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用？

该案被告仅在食品添加剂商品上使用企业名称全称，与原告经营的商品既不相同也不类似，且使用核准登记注册的公司名称全称，并未突出使用，无造成混淆的意图更无产生误认的事实，因此不属于《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释(2002)32号）第一条第（一）项规定的损害商标专用权的行为；

2是否复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用？

该案被告仅使用企业名称，并未作为商标使用。

（1）商标是经营者在商品或服务上使用的，具有显著特征，意图区分商品和服务来源的标志。字号则是企业用来表明市场经营主体身份的一种标记，意图区分法律主体。被告从未将字号突出作为区分商品的商标使用。

（2）在该案中，被告仅仅使用企业名称，并未使用或侵害原告商标。因此该案不属于商标之间的冲突，而是商标和字号的冲突，该案不存在《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释(2009)3号）第九条规定的“被诉商标”。

（3）被告企业名称于2011年7月28日取得名称核准，而原告商标近年长期未使用，已不属于驰名商标，不属于《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释(2002)32号）第一条第（二）项规定的侵权行为。即便是驰名商标，也不能对抗在驰名前的被告依法取得的合法字号。

3是否通过域名从事商品交易的电子商务？

该案被告的网站域名使用企业名称简写，域名取得并无恶意；网站内容仅仅包括企业介绍、产品介绍等内容，且显著区别于原告网站和商品；相关公众可以轻易分辨，且无法通过该网站进行商品交易，不是“电子商务”类网站。因此，也不构成《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释(2002)32号）第一条第（三）项规定的侵权行为。

三反不正当竞争行为和

正当竞争行为的区别

反不正当竞争行为和正当竞争行为主要从以下几个要点进行区分：

1从主体角度，冲突方之间是否存在竞争关系

该案中，原告主营业务是太阳能商品，而被告主营业务是进口天然食品添加剂，两种产品无论是产品成分或构成、外观、销售对象、销售方式、包装、用途、使用方式等方面均有根本性区别，不属于相同或类似商品范围，被告与原告之间不存在任何竞争关系，当然就更不存在不正当竞争的问题。

2从主观角度，是否有主观过错

该案中，因不存在“搭便车”、“傍名牌”的必要和客观条件，所以被告没有任何主观过错。被告主要经营 “PRONEX”牌天然胭脂虫红和天然胭脂树橙商品（秘鲁公司生产），销售对象是食品生产企业，并不对普通消费者销售，产品呈粉末状并不能直接食用或使用。在销售过程中，被告的客户更加关注“PRONEX”公司及中华人民共和国出入境检验检疫局对产品成分出具的分析报告和中华人民共和国出入境检验检疫入境货物检验检疫证明（以下简称“进口商检证书”），并不关注被告的公司名称或商标，同时为保证产品品质，被告的销售方式是“原包装进口原包装销售”，除进口手续外不再增加任何标识。

3从客观方面，是否实施不正当竞争行为

被告没有使用，更未突出使用“LN”商标或标识。被告在经营过程中仅仅在合同、发票、进口单据等需要使用企业名称时才使用“青岛LN国际贸易有限公司”公司名称，从未单独使用“LN”及其标识，更未突出使用。

并且“原包装进口原包装销售”的销售方式，在进口环节也不允许增加或突出使用除国外出口商的商标外的其他标识，更不会使用国内公司商标或标识。

4从客体角度，是否存在“误认”或“混淆”

（1）在销售对象方面，被告的销售对象仅限于食品生产企业，消费者无法直接购买或使用被告产品；而原告的销售对象则为普通消费者，双方之间不存在共同的“相关公众”；

（2）在产品包装等外观视觉方面，被告销售的产品是碱性的红色粉末，使用1kg透明密封塑料袋包装，产品标识按照中华人民共和国出入境检验检疫局进口食品添加剂标识要求进行标识，产品标识从未使用原告商标或名称；原告销售的产品是太阳能热水器。在视觉认识方面，两者之间无论从重量、体积、包装方式等外观方面有根本区别，不会产生任何误认；

（3）在产品销售方式上，因被告销售的产品是碱性粉末状物质，因此采取“原包装进口原包装销售”的方式直接销售给国内食品生产企业，普通消费者无法直接接触、购买或使用；原告的产品通常是通过商铺门店展示，并需上门安装；

（4）在产品来源方面，被告需要非常强调是进口商品，且在交付环节需要同时交付相关产品分析报告和进口商检证书，并明确载明产品的输出国家、出口商、商品原产地等信息；而原告销售的是国产商品。不会对商品来源产生混淆。

因此，不存在《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（法释(2008)3号）、《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（法释(2007)第2号）所规定的“误认”或“混淆”，不存在不正当竞争行为。

四从市场和商业角度双方权益是否可以共存

从以上论述可知，该案中，原告和被告在激烈的市场竞争中，彼此在不同领域和权利范围从事商业行为，双方的权益不存在冲突，并且可共存。从法律规制角度，在不同商品销售领域，不同的销售对象（被告客户为食品生产企业，原告客户为普通消费者）等范围内，两种商品，两个公司，商标和字号并未产生冲突，因此可以在各自的权利范围内共存。

经过庭审的充分举证和论述，上述观点得到了原告和法官的认可，最终，原告自愿撤回起诉。

结语

“无讼”和“不败”是企业合规经营的终极目标，企业的知识产权战略关乎企业生死存亡，知识产权的攻守策略已从传统侵权法的保护发展到反不正当竞争法、反垄断法、国际贸易规则的多重规制，知识产权问题应当作为企业合规经营的关注重点。最后，本人学识浅薄，难免错漏，欢迎批评指正。

注释

 1、范璐，《商情》2016年第028期，第248页。

2、《保护工业产权巴黎公约》第十条之二：“〔不正当竞争〕（一）本同盟成员国必须对各该国国民保证予以取缔不正当竞争的有效保护。（二）凡在工商业活动中违反诚实经营的竞争行为即构成不正当竞争的行为。（三）特别禁止下列情况：（１）采用任何手段对竞争对方的企业、商品或工商业活动造成混乱的一切行 为；（２）在经营商业中利用谎言损害竞争对方的企业、商品或工商业活动的信誉 的；（３）在经营商业中使用会使公众对商品的性质、制造方法、特点、使用目的 或数量发生混乱的表示或说法。”网址：http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/zhongyts/ci/200207/20020700032148.html/，中华人民共和国商务部网站，2022年6月28日最后浏览。

 3、《Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (as amended on 23 January 2017)》：“Section 7: protection of undisclosed information Article 39 1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.”网址：https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_04d_e.htm，世贸组织官网，2022年6月28日最后浏览。

4、管冰、何传：《商标权与商号权冲突问题的分类研究》

网址：https://mp.weixin.qq.com/s/YrmYpQcEyRNKZ5QvhlA-pw，2022年6月28日最后浏览。

陈大林律师

个人简介

陈大林，国曜琴岛（青岛）律师事务所律师，高级合伙人，中南财经政法大学民商法学硕士，国家三级律师、具有证券从业资格。

陈律师专注于证券纠纷及疑难案件争端解决：承办青岛中程（300208）、东方海洋（002086）系列证券虚假陈述责任纠纷案，成功减损并妥善解决争议；代理某上市公司股权代持纠纷案，获得高院、最高院胜诉裁判；代理某索道索赔案，获行政诉讼一审、二审、再审胜诉裁判；代理某建筑公司建设工程施工合同纠纷案，为客户挽回巨额经济损失。

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